美國專利說明書 vs專利請求項

美國專利說明書 vs專利請求項

專利申請案的核駁，除了新穎與進步性之外，若有違USC§112的規定，同樣的問題，有時是用揭露不清核駁，有時是未能支持請求項核駁，有時是用無法據以實施來核駁，有時看來又都可以。

反過來說，面對專利侵權主張的抗辯，除了系爭案不具有新穎與進步性之外，最常用的武器又回歸到違反§112的規定。

雖然我們知道§112中規定，說明書要充份揭露並據以實施，才能讓請求項獲得說明書的支持，且請求項要清楚明確，但事實上，它們彼此間在§112中的關係卻常常讓我們捉摸不定。

以上的情況在各國也是一樣的。

所以我們常常可以看到不少的論文或文章，都用案例一直想辦法解釋他們的關係。 譬如明確性、專利範圍過廣、據以實施、必要技術特徵…等的討論。但對於§112的引用，不管是審查委員或是原、被告對於事實的認知不同是一種原因之外，但實際上是因為其中的關係交錯且重疊，所以不論是用來核駁或是用來當作武器，都常常會讓人搞不清楚方向。

我們可以參考下圖的解析來理解112中有關說明書與請求項之間的關係：

由於「說明書」與「請求項」的關係交錯，認定上常有不同，或是同樣的問題卻有不同的認定，因此可以參考上圖，再看看是以「說明書」還是「請求項」為準。 

#1 如果以說明書為準，請求項便可能交代不清，不符112b的規定，因此：
(1)所請求的專利範圍不明確，譬如：定義不清、範圍不清、缺少必要技術特徵、請求項無法勉強實現說明書所敘之發明…等；
(2)所請求的請求項不清或是過廣而無法獲得說明書支持；
(3)所請求的請求項不清或是過廣無法被說明書據以實現。

#2 如果以請求項為準，說明書便可能交代不清，不符112a的規定，因此：
(1)說明書不明確，無法獲悉所請求的過廣發明；
(2)說明書無法支持所請求的請求項；
(3)說明書無法據以實施所請求的請求項；
(4)說明書需過度實驗才能獲得所請求的請求項。

所以，如果一件專利主張侵權，它的請求項明確，也能獲得說明書支持，但它專利範圍很廣，甚至讓人覺得涵蓋到不同的領域，那這時又該如何用112？

譬如，記得有一次遇到一件「物品輪廓描繪器」的專利，其技術係接收利用反射光的變化，進而獲得較細微的物品輪廓；而訴訟的範圍主張，概以「投射光線→感測反射光→偵測反射位置的變化」做為主軸。但這樣的侵權主張，居然打算跨界涵蓋到光學滑鼠….。

這時候，專利權人的訴訟主張就是以請求項為準，假設請求項已明確，所以可以用#2的情況(§112a)，也就是參考圖的左側，來查找可以在訴訟中反擊的武器。

反過來說，假設說明書已明確，但有請求項一般化的問題(說明書中僅有單一實施例，但請求項的要件係以上位化定義)，所以可以用#1的情況(§112b)，也就是參考圖的右側，來查找可以反擊的武器。
需注意的是，在「請求項一般化」的情況下，因為專利權人係合法地上位化擴大其權利範圍的主張，所以在專利訴訟中較易成立無效。但在專利舉發程序時，除非其既有的文義範圍涵蓋到習知技術，否則系爭專利因為沒有被控侵權者的產品可做為權利範圍大小的對照，因此恐難達到預期的果效。