美國專利訴訟庭外取供(deposition)前的準備 (一)


美國專利訴訟庭外取供(deposition)前的準備 (一)

進入蒐證程序(discovery)之後,雙方按照程序的規範之下,向法院聲請發出取證通知(NOTICE OF DEPOSITION)。該通知是基於美國聯邦規則民事訴訟程序26條及36(b)(6)的規定進行。

復習一下,其中會有一份對涉案公司的通知。





以及一至數份對於受取證人的通知。



#個人代表公司取證的原因:

正如公司必須有一個負責人一樣,因為被取證公司為法人,所以必須指派1至數個自然人作為取供之用。而應注意的是,被取證公司中所指派的個人,並不一定是專利糾紛事件中的當事人;譬如該當事人已離職時,也無法出席。尤其,對於跨國的專利訴訟,當事人是否能出席更是難以掌握。

如果一位重要的員工在台灣但卻已離職時,原則上即無法勉強該名員工出席取供;然若對我方十分有利時,基於雙方的情誼,我方可考慮補償該名員工的損失,而請求該名員工出席做證。但如果一位重要的員工或當事人住在美國但卻已經離職時,我方就勢必要聘僱該員工或當事人成為我方的證人,以免遭到對方利用為對我方不利的證人。這種情況包括,譬如我方已經離職的發明人,就必須聘僱為我方的專家證人(註:發明人被視為業界中的專家)。

無論如何,我方已離職的證人,不論身在那裏,不論我方是否聯絡得到,絕不能透露這方面的訊息,而讓對方有機可乘,做為對方的傳喚證人。

有趣的是,證人不就是應該中立的嗎?為何還要多花錢聘為證人呢?雖然人是情感的動物,拿人錢財,與人消災,但這畢竟有失證人的立場;而且做證人還必須要宣誓,並且做偽證時可能還衍生有相關的民刑事責任。按理論上來說,證人就是實話實說,而且不應該有以下的狀況:⑴說一些猜測的話;⑵推測事情的可能性;⑶或是表達一些模糊且無法確定是否為真實的印象;但人是情感的動物,話說著說著很容易就「走鐘」了。

所以,就控方的立場而言,當然以上的言論是愈少愈好;反之,就被控方而言,這類不當的說詞,當然是多多益善。因此訴訟發生之後,如果將已離職的發明人聘為證人,對方律師譬如問說發明當時有沒有看過類似的產品?原則上如果有就說有,沒有就說沒有;但如果發明人忍耐不住說「聽說有類似的產品」或「看過類似的產品」時,這樣回答就很有想像力;如果是被控方的律師,一定會死咬著不放,希望能找出任何能有效打擊控方專利的有效性。又譬如,既然知道有類似的技術,申請人申請專利時有沒有提IDS?…哇這一連串的問題沒完沒了。

話說回來,如果是當事人出席時「該當事人在事件處理的過程中,所得知的真實訊息」;同樣地,若出席者只是代表公司去答覆,則意味的是「該出席者在被取證的公司中,經努力搜集後所獲得的真實訊息」。因此被取證的個人(無論是否為當事人)就必須在能力所及的範圍之內,搜集公司內的各種與專利訴訟有關的資訊,以針對取供通知中的主題及內容進行答覆。當然,如果我方參與取供的不同部門的負責人員愈多,所需準備的範圍可以愈加地縮小。



#受取證人員的選擇:

經雙方協商同意之後,律師會把取供的主題會依照它的性質分配給不同的被取證的人員。譬如業務主管的主要回應內容,便是與產品有關的銷售的事項;譬如有那些主要客戶、如何接單、如何出貨、專利糾紛對於業績的影響…等等。

雙方協商同意的意思是,雙方都要找出與本訴訟相關的最重要人員;譬如法務、RD(主要是發明人)、業務等部門主管,以及雙方發生糾紛期間的主要當事人等。

雙方原則上都要提供公司組織圖,讓對方可依相關的工作職掌,找出相關人等出席取供。若無意外時,經指定者都必須要出席。

如果某一被指定的人員因故無法出席者,被取供方可要求延期,若離職時或是延期仍無法克服時,就必須找出相對應可以替代的人員,供對方確認同意。

如果被取供方認為該員不適合出席、經手業務重疊、或是因故無法出席時,也必須要提出強而有利的說明,減少出席人數、或提供新的受取證的人員,或者儘可能由既有出席的人員所涵蓋。如果遭到對方質疑是故意逃避取供時,他方可要求法院發出強制命令並對未能出席一方的公司裁定處罰。

譬如,同時要求董事長及業務主管時,若相關的事務都是由業務主管處理時,原則上就會同意刪除董事長。如果要求專利工程師及法務主管時,這兩者的業務不容易切割清楚,所以可能都會被要求出席。如果是發明人與RD主管時,則會以發明人為主。如果是業務主管及RD主管時,則可能兩者都會被要求出席。




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