美國專利訴訟之庭外取供( deposition) (一)

當台灣企業與美國企業發生爭訟，尤其是科技業的專利訴訟，往往不可避免要進行美國法上的證據開示制度（discovery）。這是美國訴訟法上為減少法院負擔，疏解訟源，且提高糾紛解決效率的一種獨特制度，原本起源自英國，在美國發揚光大，後來逐漸影響訴訟上採當事人主義之國家，涉訟雙方彼此具有在審判前互相提供證據給對方的義務，可以向對方提出要求出示證據，不經審判庭的裁示即可進行。

但對於原被告來說，蒐證程序(discovery)應該是美國專利侵權訴訟中最繁重、最無趣且最昂貴的部份，對非美國國內的廠商來說往往較不注重蒐證程序(discovery)，但在專利侵權訴訟時會花費這麼多的時間及金錢在蒐證程序(discovery)上，亦有其原因。

蒐證程序(discovery)包括書面質詢(interrogatories)、要求提供檔案(document requests)、口供證詞(depositions)及要求確認事實(requests for admissions)。不論是原、被告，都可透過蒐證程序(discovery)要求專利權人提供相關的事證，以達到保護自已或打擊對方的目的。例如專利權人於專利申請時隱匿必要應提供給美國商標局的自我揭露資料。

當法院同意一方提出之蒐證程序(discovery)的時，雙方律師可透過多次的協商，以確認蒐證的內容及範圍是否恰當，若有調整時可向法院申報；若無結論時，他方可向法院提出異議。若無其它歧見時，被要求方便後提供相關的資料。若一方不配合提供相對應的資料時，他方可向法院要求強迫取證(compel to produce)。

雙方可在審判庭之前進行庭外取供程序（deposition），證人宣誓後加以訊問，將證言逐句紀錄下來，在法庭上具有證據效力；因此除非必要，審判程序時證人可以不同再行出席。台灣訴訟時的證人取證都在法庭內進行，由法官及兩造律師進行，還可領取證人費，此點有很大的不同。

若雙方為公司法人時，首先法院會針對欲進行取證的公司，發出取證通知(NOTICE OF DEPOSITION)。該通知是基於美國聯邦規則民事訴訟程序26條及36(b)(6)的規定進行。該取證通知中，包括了欲取證的內容大綱(outlines)及其主題(topics for deposition) 。如下圖：

 

 

其次，根據上述的公司取證通知，經雙方協商確認時間及地點之後，法院會針對被取證公司中的個人，發出個人取證通知。如下圖：

 

Ø 被取證的個人如何確定？

一、發明人

二、雙方糾紛發生時有涉及的連絡人

三、與本糾紛有關的業務主管、研發主管及法務主管

四、其它

⑴ 透過蒐證程序中所取得的公司組織圖中的可能有關人員

⑵ 比較特別的是，即使是一方的辯護律師或協調律師，若有必要且經法院認可時，亦可被對方要求進行取證。但辯護律師受到 attorney-client privilege(律師委託人特權) and work product doctrine (工作成果豁免)的保護，所以揭露的部份原則上十分有限。

值得注意的是，被取證的個人，除非它的角色十分的必要，否則可以由他人所替代。原因是取證裁定的發出是針對被取證公司進行，被取證公司中的個人只是代表公司去答覆「該個人在被取證的公司中經努力搜集後所獲得的真實訊息」。



Ø 取證的地點：

取證的地點並不一定，通常是到對造的律師事務所，也可以是另行約定的合適場所，在法院發出的取證通知上都有載明。

事務所的會議室中，有擺設有各種飲料、點心，通常在開始取證之前，就會由事務所的人員堆放完畢。

如果是由美國來台灣進行取證時，就可能是在飯店的會議室進行取證的動作。