淺析商標申請、使用及侵權

『前言：由商標的申請策略至維權的部份，係根據經驗所記錄，有別於一般止於理論上的說明。』

一、申請的策略

1. 基於商標權對企業生存發展的戰略意義，可考慮從以下方面預防法律風險：
1. 應在產品投入市場前先申請商標，不要等到相關市場已經成熟後才申請，這樣被搶注的風險加大；而且若有商標有效或使用等的不確定性問題出現時，商標權人可以較快速地尋求解決方案，譬如取得授權、併存、撤銷、訴訟或是予以廢棄或更換。譬如Pentium商標在台灣利用「奔騰」為名，卻踢到鐵板，只得臨時改為英文的方式進行促銷。
   
   註：商標申請之前可透過檢索的方式獲得初步的資訊。由於審查委員的態度不一，且檢索的方式不盡相同，因此並不能保證日後不會遭到核駁、撤銷或是與他人的商標產生糾紛。
2. 在申請商標註冊時，應考慮未來可能涉足的行業，提早進行全類註冊及防禦性註冊。這部份涉及的是商標產品分類的問題，當我方的商標並非所謂的知名商標或馳名商標時，不同的分類下的相同商標是可能同時存在；也可能在侵權的判斷上，因為不同的商品分類而被視為不侵權。因此若以攻佔領地的方式作為比喻時，自然是愈早愈好；惟費用的問題將造成申請時的障礙，若銷售狀況不佳時，更讓商標權人為之遺憾。因此有部份申請人會利用銷售狀況有望增長或是已開始顯著增加時，來做為「跨類」申請的評估。
3. 提早在自己擬出口的國家或地區申請注冊商標，以使自己的品牌不因別人的搶註或較早註冊而不能進入。同樣地，費用的問題亦為商標權利的重要考量。
4. 鑒於馳名商標能得到優於一般注冊商標的保護，建議有實力的企業爭取獲得著名(馳名)商標的保護。然著名商標的取得並非易事，商標權人必須在商標權所在國，有直接的市場銷售，並能讓使用者能清楚地了解該商標所代表的意義。
5. 由於商標的申請成功與否，常常與是否不具有識別性(包括是否為功能性的說明？)有關，因此首先要儘量選擇獨創性或隱喻性的標誌作商標。
1. 選擇獨創性或隱喻性的標誌作商標，可以增強商標的自我保護性和價值。一個好的商標，具備的因素很多，但顯著性的特徵是首要的。所謂顯著，就是極其明顯。如臆造詞，它沒有特定含義、具有獨創性，與商品或服務沒有聯繫，使用在任何商品或服務上都具有絕對的顯著性。譬如：PANASONIC, SONY, KODA, APPLE等。這就是獨創性標誌和非獨創性標誌顯著性強弱不同而產生的不同效應。獨創性的標誌易於獲准註冊，它能給消費者留下深刻的印象。同時法律也禁止抄襲、模仿他人有獨創性的商標，能得到有效的保護。
2. 在特定的商品或服務上選用暗示詞做商標也是可行的。因為它對商品或服務的某些特點有一定的隱喻作用，能使人產生聯想，譬如：香吉士。
2. 要及時提出商標註冊申請。
1. 及時提出商標註冊申請，一方面可以早日獲得商標專用權。因為我國商標法確定的是註冊原則，即通過註冊才能產生權利，才能限制他人使用你的商標。另一方面可以防止搶注。因為我國商標法同時確定了申請在先原則，又鑒於國內、外搶注他人商標的情況時有發生，因此只有儘早及時對自己的商標提出註冊申請，才能避免坐失良機。
2. 要做到及時申請，必須要有強的商標意識，並注意兩個問題：一是商標法的先註冊原則。因為商標權是一種民事權利，因此我國採用的是先註冊原則，例外時才有較早善意使用的排除。二是要保守商標申請秘密。不能以為自己構思並使用的商標，別人不會搶注而高枕無憂。同時對正在委託辦理申請的商標事宜，不要隨意向同行的有關人員透露，以防言者無意、聽者有心，而讓他人利用時空差，先期趕到商標局辦理註冊申請而導致自己的註冊申請被駁回。
3. 盡可能取得在相關國家或地區的商標專用權。
1. 工廠、主要市場、及產品可能進出口集散的國家，原則上必須要取得商標的專用權。這方面的思考與專利申請的考慮相同。
2. 惟市場的變化相當的快速，因此商標權人可以視銷售市場的變化來決定所要申請的國家或是區域。
4. 適時建立主、群商標體系
1. 對於一個大型企業來說，在成立時就應該確定主商標，或稱總商標；以KYE為例，總商標為GENIUS+人形圖。主商標應該是顯著性強的商標，並應在多個類別及國外進行註冊，它是企業形象的體現。
2. 一個有活力的企業，還必須根據市場的需求或產品的性質，不斷推出新產品，這時應當確定群商標或稱分商標，或可稱之為產品(家族)商標(product family name trade mark)。吾人可以參考第4~6頁中的BMW、TOYOTA等公司為例，譬如TOYOTA為正商標，而其家族商標為COROLLA、CAMRY等。
3. 至於不屬於主、群商標者，則可以擷取其技術特徵或功能性的敘述作為分別，以避免不必要的商標糾紛。譬如，BLUE RAY – 123，或 optical mouse-168來作為命名。
5. 建構更完善的商標保護網。
1. 當你的品牌有些名氣時，一些人在經濟利益的驅使下，會在類似商品上以近似的商標或者以你的商標做其商號，進行“攀附”、“搭車”。為了有效地防止他人侵權，從商標註冊申請開始，就要考慮逐步編織一張堅實的自我保護網。
2. 申請註冊的商標指定使用的商品要精選，即盡可能做到指定類別各類似群都選上一至幾個適合自己的商品，以防止他人以相同或近似的商標在這個大類上申請註冊；
3. 在自己的主商標周圍註冊一些近似的商標，如泡泡糖上的“大大”商標，就有“天天”、“太大”、“天大”、“太太”等多個商標進行保護，這些稱為聯合商標；又譬如，TOYODA 為TOYOTA在發音近似上的衍生商標。
4. 在條件允許的情況下，可將自己的主商標在相關或所有的類別上註冊，實行全方位的保護，這些稱為防禦商標。以上三點，仍必須注意「使用」的問題，以免遭他人申請撤銷。
5. 最後，商標權人亦可以商標在網域名稱(DOMAIN NAME)上進行註冊，可得到雙重保護。 這一點，KYE在GENIUS的網域名稱已操作一段時間且具一定的成效。但請注意的是，網域名稱只要有一個字母不同，就可以允許不同的申請人註冊，因此也有很多的網域蟑螂藉此要求KYE買回。

二、主商標與產品家族商標的申請關係

1. 建立主商標下的商品家族，讓消費者能有所識別。 
1. 讓使用者了解其商品的特性或是商品的定位。 
2. 透過相同、類似或系列的使用，營造市場銷售的氛圍。 
3. 防止他人先佔。 
4. 利用家族商標主打特定商品時，避免有主商標不正確使用(標示)或未使用的狀況發生。
   譬如BMW 車種下，目前包括了以下的系列：

系列	系列商標
1
3	320、318、335
5	550
6	-
7	755
X	X5、BMW X SERIES、BMWX5、BMWX6
Z4	Z2、BMWZ8
M	M、BMWM5、BMWM3
HYBRID	-
其它：	COMPATIVE、BMW MOTORSPORT、
	BMWI8、BMWI7、BMWI9
	S600RR
	XDRIVE20 、XDRIVE25

其中的M系列可以是運動類的代表，7系列則為其頂級的車型。通常而言，無意義的數字因其不具有識別性，因此並不能申請取得商標。但若因商標權人的後天頻繁使用，而產生交易上的區別或識別時，則可因已取得所謂的第二層意義(SECONDARY MEANING)時，或可因此申請取得商標。

又譬如TOYOTA汽車

系列	系列商標
LEXUS	LEXUS IS 300、 LEXUS GX 470、 LEXUS RX 300、LEXUS LS 430 雷克蕯斯
COROLLA	COROLLA GLX-I、COROLLA GLX-S COROLLA FX、COROLLA II
RAV 4	RAV 4
CAMRY	CAMRY、CAMRY CLASSICAL
HYBRID	PLUG-IN HYBRID、
其它	TOYOTA PROS、TOYOTA.COM TOYOTA ECT、TOYOTA VSC 、 TOYOTA、TOYOTA IQ、 TOYODA、TOYATA RAV 4、

其中的LEXUS在TOYOTA的早期規劃之中，係用來取代TOYOTA的正商標。

再來看看遊戲類的產品：

系列	系列商標
XBOX	XBOX、XBOX360、XBOX LIVE、 XBOX TECHNOLOGIES、 XBOX E-SOLUTIONS
PLAY STATION	PS、PS2、PS3、PLAYSTATION、PLAYSTATION 2、 PS2 PLAYSTATION2

2. 建立新的主商標做為投入市場的試溫，或強迫進行市場的區隔。 

1. 譬如TOYOTA所生產的汽車中，除了TOYOTA的品牌之外，為了搶攻頂級車種的市場，另行申請取得了「AVALON」，及「LEXUS」兩個體系。
2. 宏碁電腦，除了ACER之外，另外以「E-MACHINE」，以及從前併購的「GATEWAY」做為行銷，以便在銷售的區域或是產品的價格上能加以區域。 華碩電腦將品牌與代工分家之後，形成了”華碩科技”及”和碩聯和科技”兩家品牌，在公司的營業型態上加以區別。

三、商標延展與維護

1.  商標的維護有以下的注意事項：
1. 商標於使用時的標示圖樣必須與取得註冊時相符。
2. 於公告階段，對他人相同或類似的商標提出撤銷程序。
3. 於公告過後的使用階段，對他人相同或類似的商標提出撤銷(評定)程序。有必須要再評估是否提出侵權告訴。
4. 保留相關的使用證據；包括包裝、廣告、書報、雜誌、網路…等等。
2. 商標的延展需注意以下事項： 
1. 繳交商標的延展費用。
    
2. 商標需要適時的使用，以形成證據上存在有使用的接續性。
3. 延展與否的評估： 
1. 評估過去及現在的銷售狀況，以及未來的使用可能性。
2.  即使為少量銷售時，為避他人搶註而導致原商標權人無法使用，故仍建議予以延展。

四、產品主張權利(侵權)時的相關問題

1. 標示與使用的問題
   若標示或使用時，與申請時的圖樣不一致時，將導致商標未使用的缺失，甚而他人可據此主張所申請的商標無效。譬如，申請KYE的GENIUS logo包括了「文字」+「人形圖案」
   
   若KYE使用時僅有GENIUS文字，或者僅有人形圖時，均被視為變換使用，也就等於未使用的意思。然若變換使用達三年時，則他人將有權據此申請廢止KYE的GENIUS商標。
2. 使用商品與取得商標之間的關係。 
1. 商標的標示原則，原則上與申請的產品分類中所列舉的項目或列舉的說明範圍為準。 
1. 譬如，申請的產品名稱為「滑鼠」，使用於「印表機」時，將不被視為有使用。反之，若申請的產品名稱為「電腦週邊產品」時，則使用於「印表機」時，將視為有使用。
2.  又例如，若申請的產品名稱為「音響」時，則使用於「CD盒」上，將不被視為有使用。因此這類的使用狀態，僅能視為行銷上的使用，而將被視「不正確」的商標使用！ 至於這類不正確的商標使用，除非另有商業行銷的目的，否則這樣的使用只會增加產品的成本，而不能當作為法定的使用證據。
   
3. 商標標示與侵權的關係 
1. 若他人使用GENIUS的文字，或是人形圖案於KYE的相同或近似商品時，則可被視為侵權。也就是說，商標的使用必須與申請註冊時的文字、圖樣或以上的組合相同，有其嚴格必須要遵守的要件。
   譬如，GENIUS logo申請在電腦週邊時，若KYE以GNI, GENIU, GNIS, GENIUS PRO, GENIUS COMPACT都將被視為未使用。
2. 但侵權主張時，商標權人卻可以進行擴張性的解釋，來涵蓋至他人未經同意的文字或圖案部份的使用於相同或近似的商品。
   譬如，GENIUS logo申請在電腦週邊時，則他人使用GENIU, GNIS, GENIUS PRO, GENIUS COMPACT都將被視為侵權行為！
3. 若他人以GENIUS文字或圖樣使用於「影印紙」時，則因為KYE註冊的品項(電腦週邊裝置)與他人使用的產品不相同或不類似，因此通常將被視為不侵權！
4. 系列商標的產品，是否應忽略主商標的標示？ 此一問題主要應以市場(行銷)面來進行評估。
1. 譬如，若欲進行銷售市場的區域或形成價值分野時，則主商標可以予以忽略。 
2. 反之，主商標應該隨同標示，以避免造成主商標有部份商品未使用的狀況。以下圖為例，該產品的外包裝上就包括了三個不同使用性質的商標：KENSINGTON (主商標)、DIAMONDEYE (技術功能說明商標)、ORBIT (產品商標)等。
3. 但請注意是，以下各商標使用時的字體大小、顏色、排列位置等，均有其特定的考量。譬如主商標(Kensington)最大且最明顯，其次讓人注意的才是產品商標(Orbit)，最後才是功能性的商標(DIAMONDEYE)。若沒有安排設計妥當時，主商標可能反而被邊緣化。
4. 其次，過多的商標在同一包裝盒上，恐將造成使用者在商標的辨視上有混淆的現象產生。

4. 商品使用與商標的關係 

1. 工商活動愈發達的國家，為了避免商標的命名不易，因此在同一商標分類之中，可以因為商品的不同而取得一類似的商標。譬如某甲的原商標申請了A、B、C、D、E等五項商品，而某乙的類似商標則可於同一分類中，申請取得於G、H、I、J、K等五項商品。
   註：現行的中華民國商標分類表中，第一至三十四類為商品類，第三十五至四十五類為服務類。
2. 假設某甲的原商標申請了A、B、C、D、E五項商品，且原商標並未達到知名商標的程度時，若某乙在市場上利用一類似的商標而銷售E產品，則某甲將可對某乙主張「有致使消費者混淆誤認之虞」的情形，因此某乙的類似商標侵害了某甲的原商標。
3. 若此時因為某甲實際上並沒有使用E商品(假設A~D均有使用)，因此某乙可對原商標提出未使的撤銷程序。一但官方同意E商品可由原商標刪除時，某乙的類似商標便有機會不構成商標侵權。
4.  或者，更進一步的作法是，某乙可以在撤銷的同時向官方申請類似的商標使用於E商品；一旦E商品由原商標刪除時，則某乙的類似商標將可能據此獲得在E商品上的商標。
5. 商品的不當跨越(分類)使用，也可能會構成侵權。
1. 譬如某甲的原商標申請了A、B、C、D、E等五項商品，而某乙的類似商標則申請取得於G、H、I、J、K等五項商品。若某乙使用於E商品時，則侵害了某甲的商標。
   譬如大同磁器股份有限公司所申請的 商標(18類飲食器皿)，便不得使用於電器產品，以免與大同股份有限公司的商標(第九類電器產品)有所衝突。
2. 若某乙使用的商品為性質位於商品E及G之間的F商品，則需視個案來決定是否構成侵權。
   註：這類的討論頗為複雜；譬如必須考慮產品的性質、銷售的通路、消費者的認知、銷售的狀況…等等。甚至也必須透過市場調查的方式，來判斷是否造成一方消費者的混淆或是誤認的現象。

五. 結論

1. 商標的申請為屬地主義，因此必須各國進行申請。雖然可透過馬德里商標國際註冊之方式進行，仍必須進入各國進行實審。但實審遭到核駁時，仍必須在各國各自獨立地進行答辯的動作。
2. 由於商標申請的費用也是一筆不小的負擔，因此商標申請初期，申請人必須在市場、行銷上評估是一次性申請還是分批進行申請。
3. 以歐盟為例，區域性的申請雖然可行，若在某一國家遭到撤銷成立時，商標權人必須另行在各國提出申請。因此若該商標的獨特性略為不足時，建議應以各國申請的方式尋求商品銷售的穩定性。
4. 由於審查的結果不能保證，因此商標申請取得之後，不代表所申請的商標與他人的商標之間不會有所突衝，甚至有侵權的狀況產生。因此申請的過程之中，有些國家會允許申請人與類似商標的所有人進行協商，而有「並存」的狀況。
5. 商標、著作權、專利三者之間，亦會有衝突的問題，需視個案而認定。譬如，某一商標的取得，係源自於他人所申請的設計專利的圖案；也有可能與他人較早完成的設計圖樣相同或類似，而產生無法預期的權利糾紛。
   註：中國商標法第31條規定，不得損害他人現有的在先權利。
   又譬如可口可樂的瓶子係申請取得商標，而非設計專利。
6. 商標的糾紛因為不涉及技術，因此較容易在海關申請取得保護，導致疑似侵權者在進、出口時將會有被海關查扣商品的風險存在。個人的經驗中，有時是因為商標權人的申請，有時則是因為海關依職權下的主動行為。
   產品的包裝若標註MP3進入歐盟國家時，易被THOMPSON所查扣，主要是專利問題而與商標無關。如果是因為PS2或XBOX的查扣時，則為商標的問題。
7. 商標權人決定在產品上標示時，必須確保該標示能有效地表彰商標權人的商品或服務。商標權人額外標示在不相關或不重要的產品或零件時，通常為行銷或市場的考量，而與商標法中的標示要求無關。由於這類額外標示的費用勢必會增加產品的銷售成本，因此商標權人必須仔細評估其利弊得失！ 

以上原則僅供參考，常常有許多部份的評估仍必須視個案而定。